Grenzeloze merken

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: Europees merk.

De landen van de Europese Unie gaan er prat op dat ze een gemeenschappelijke markt hebben. Dus zonder binnengrenzen die het vrije verkeer van goederen en diensten belemmeren.

Hoe zit het op die ene gemeenschappelijke markt met de bescherming van merken? Tot dusver is altijd getwist over de vraag of het gebruik van een merk in één EU-land voldoende kan zijn voor handhaving als ‘gemeenschapsmerk’. Tegenstanders vonden dat niet eerlijk, want, redeneerden zij, dan kan de concurrentie op oneerlijke manier worden gehinderd.

Anders gezegd: is het gebruik in één lidstaat voldoende om het monopolie op een merk(naam) in de hele EU te claimen? Of moet er sprake zijn van gebruik in verschillende lidstaten om in aanmerking te komen voor registratie en bescherming als Europees merk?

Het Europees Hof van Justitie heeft in de week voor Kerst geprobeerd hierover voor het eerst klaarheid te scheppen in een arrest dat in de merkenbranche als „superbelangrijk” en „baanbrekend” wordt bestempeld (www. curia.europa.eu: zaak C-149/11).

Aanleiding was een geschil tussen de Nederlandse firma’s Leno en Hagelkruis. Leno is sinds 2003 houder van het ‘gemeenschapsmerk’ ONEL, onder welke naam het bedrijf in Nederland commerciële diensten op het gebied van intellectueel eigendom verleent (reclame, marketing, training, juridische bijstand).

In 2009 deponeerde Hagelkruis in de Benelux het woordmerk OMEL voor soortgelijke diensten, één letter verschil. Leno pikte dat niet en tekende beroep aan tegen de registratie van OMEL. Het gerechtshof Den Haag legde de kwestie voor een bindend oordeel voor aan de hoogste Europese rechter.

In Europa is merkenbescherming langs twee lijnen geregeld: nationaal (voor Nederland is dat de Benelux) en Europees. In beide systemen geldt dat bescherming kan vervallen als er langer dan vijf jaar geen „normaal gebruik” van het merk is gemaakt. De hamvraag is dan: wat is normaal gebruik?

Het Europees Hof heeft nu beslist dat voor de beoordeling van normaal gebruik „moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten”. Met andere woorden, bij de veststelling van de rechtsgeldigheid van een Europees merk mogen landsgrenzen geen rol spelen.

Maar het Hof bepaalde tevens dat van een gemeenschapsmerk redelijkerwijs mag worden verwacht, dat het op een groter grondgebied wordt gebruik dan in één enkel land. Het is aan de nationale rechter om (bij geschillen) te beoordelen of er steekhoudende redenen zijn om hiervan af te wijken. Kortom: het gebruik in één land kan onder bepaalde omstandigheden voldoende zijn om Europawijd merkbescherming te claimen, maar dan moet dat wel heel overtuigend worden onderbouwd.

Het gerechtshof in Den Haag moet nu aan de hand van deze richtsnoeren van het EU-hof definitief beslissen over de zaak ONEL versus OMEL.

Advocaat Kriek Wille van kantoor Van Doorne die optreedt namens ONEL erkent, dat de zaken er voor haar cliënt niet goed voorstaan. Zij had aangevoerd dat gebruik in Nederland voldoende was voor instandhouding van het gemeenschapsmerk. Maar als een concurrent soortgelijke diensten in pakweg Italië aanbiedt onder dezelfde naam, valt daar na dit arrest voor het Nederlandse ONEL waarschijnlijk niet veel tegen te doen. Ondanks ONEL’s registratie als gemeenschapsmerk, want die zal onder deze condities vermoedelijk sneuvelen. Zo bezien wordt het dus moeilijker een gemeenschapsmerk te vestigen, waardoor de concurrentie een impuls krijgt.

Was ONEL daarentegen leverancier geweest van een nicheproduct voor een geografisch sterk afgebakende markt, zoals bijvoorbeeld doorlopers (schaatsen), dan was het eenvoudiger geweest te bewijzen dat er sprake is van ‘normaal gebruik’ en dat merkbescherming niet alleen op die deelmarkt, maar in heel Europa gerechtvaardigd zou zijn.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl