Uitspraak van Hof in Luxemburg met verstrekkende gevolgen; 'Bescherming merken gaat te ver'

De bescherming van merken op grond van de Benelux Merkenwet gaat volgens het Europees Hof van Justitie in Luxemburg te ver.

LUXEMBURG, 13 NOV. Bij de vraag of bedrijven inbreuk plegen op het merkenrecht behoort niet 'associatie' het leidende criterium te zijn, maar 'verwarring'. Het Europese Hof van Justitie heeft dat uitgesproken in een procedure, die het Duitse Puma AG had aangespannen tegen het Nederlandse bedrijf Sabèl BV.

De uitspraak van het Hof, die in kringen van juristen inmiddels op zijn Duits als het 'Springende Raubkatze-arrest' wordt aangeduid, kan verstrekkende gevolgen hebben voor het Benelux Merkenrecht, omdat in de betrokken landen associatie tot dusver wel als maatstaf wordt gezien. De Benelux Merkenwet werd in 1996 gewijzigd naar aanleiding van de Europese Merkenrichtlijn van 1988.

De zaak tussen Puma en Sabèl, bijgestaan door jhr. mr. R.E.P. de Ranitz, advocaat bij het Haagse kantoor Arnold en Siedsma, diende in januari van dit jaar. De uitspraak van het Hof werd door een aantal lidstaten als zo belangrijk gezien dat zowel de Nederlandse, Franse en Britse overheid als de Europese Commissie hebben geïntervenieerd, ofwel zich als 'partij hebben gesteld'.

Wat is het probleem? In een toelichting noemt De Ranitz het voorbeeld van Bols,dat het als eigenaar van het jenevermerk Clareyn ooit won van Unilever, dat een schoonmaakmiddel onder de naam Klarein wilde deponeren.

Niet omdat de consument bij het kopen van Klarein in verwarring zou worden gebracht en zou kunnen denken dat hij jenever kocht, maar omdat Klarein associaties zou opwekken met het jenevermerk.

Een producent heeft er volgens met name de Nederlandse overheid niet alleen recht op dat de consument weet wat de herkomst is van het product. Hij heeft immers veel geld gestoken in reclame en goodwill van dat merk. Als er dan een herinnering aan dat merk wordt opgeroepen door anderen, is dat schadelijk voor de merkhouder. Enerzijds doordat goodwill wordt overgeheveld van de bestaande naar de nieuwe merkhouder en anderzijds doordat verwatering van het oudere merk optreedt. Om die reden wordt in het Benelux-merkenrecht uitgegaan van het scherpe criterium 'associatie'.

Sabel BV in Heinenoord doet in bijouterie, zoals oorbellen, kettingen, armbanden en broches, maar ook in lederwaren en imitatie-lederwaren, zoals handtasjes. Puma AG is een bekend merk voor sportschoenen, trainingspakken en sporttassen, maar ook voor lederen artikelen.

De aanvaring tussen de twee ontstond toen Sabèl zijn logo in Duitsland als merk wilde deponeren.

In dat logo komt prominent een katachtig dier voor, dat de Duitse rechtsgeleerden die zich eerder met de zaak bezighielden, karakteriseerden als een 'gehockt springende Raubkatze'. Die 'springende Raubkatze' vormt echter sinds jaar en dag het logo van Puma.

In de procedures die Sabèl en Puma hebben gevoerd, had het Duitse patentenbureau Puma in eerste aanleg in het ongelijk gesteld. Puma AG tekende daartegen beroep aan, maar kreeg van het Bundes Patentgericht slechts gedeeltelijk gelijk. Zolang op kettinkjes en oorbellen het roofdierlogo van Sabèl stond, kon er geen sprake zijn van verwarring met het merk Puma, maar als het om lederwaren en kleding ging wel.

Die uitspraak ging Puma echter niet ver genoeg en het bedrijf legde de zaak voor aan het Bundes Gerichtshof. Dit hoogste Duitse juridische college heeft vervolgens zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof in Luxemburg over de wijze waarop de Europese Richtlijn van december 1988 moet worden gelezen.

Het was daarmee voor het eerst dat het Hof werd gevraagd uitspraak te doen over de reikwijdte van deze richtlijn. Met de interventie van een aantal lidstaten en de Europese Commissie was meteen duidelijk dat in alle Europese landen reikhalzend werd uitgekeken naar het uiteindelijke 'springende Raubkatze-arrest'.

De interesse wordt verklaard door het feit dat er van meet af aan iets eigenaardigs is geweest aan die richtlijn. Voor de feitelijke harmonisatie in 1989 gold in heel Europa 'verwarring' als criterium voor inbreuk op merkenrecht. Als een nieuw merk voor verwarring gaat zorgen met een al bestaand merk, kan daar dus terecht bezwaar tegen worden gemaakt.

Alleen in de Benelux gold 'associatie' sinds 1983 als criterium. Associatie is een veel ruimer begrip dan verwarring en daardoor heeft de merkhouder in de Benelux steeds een veel ruimere bescherming gehad dan in andere lidstaten.

Bij de onderhandelingen over wat in de richtlijn als criterium moest gaan gelden is verwarring als uitgangspunt gekozen, maar om de Benelux toch tegemoet te komen is voor de volgende formulering gekozen: “(...) indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.” Daarmee werd het - taalkundig - ruimere begrip associatie ondergeschikt gemaakt aan het beperktere begrip verwarring.

Daarover heeft het Hof in Luxemburg nu een definitief oordeel geveld, zo stelt De Ranitz. De Duitse rechter moet zich nogmaals buigen over de zaak tussen Sabèl en Puma. Met dit arrest is voor hem duidelijk dat hij zijn afweging moet baseren op 'verwarring'.

    • Bram Pols