Merkenrecht komend jaar ingrijpend gewijzigd

DEN HAAG, 29 DEC. Ettelijke tientallen parallelimporteurs die merkartikelen betrekken uit landen buiten de Europese Unie krijgen volgende week een dagvaarding in de bus van fabrikanten die deze import willen tegengaan. De fabrikanten kunnen zich bij de aanpak van die handelaren komend jaar beroepen op het dan geldende merkrecht.

Per 1 januari is niet langer de zogeheten 'mondiale uitputtingsregeling' van kracht, maar de Europese. “Op grond van het nu nog geldende Benelux-merkenrecht staat het iedereen vrij artikelen te importeren die waar ook ter wereld op de markt worden gebracht. Als een bepaald merk spijkerbroek in de Verenigde Staten goedkoper is dan hier, dan is het nu nog toegestaan die broeken hier tegen een scherpere prijs op de markt te brengen. Ook al is het merk van die fabrikant hier gedeponeerd”, zegt advocaat jhr. mr. R.E.P. de Ranitz van het Haagse kantoor Arnold en Siedsma (advocaten en octrooigemachtigden). “Vanaf volgend jaar kunnen deze importeurs echter niet meer profiteren van dergelijke prijsverschillen. De fabrikant kan deze parallelimport succesvol tegengaan als zijn merk in de Europese Unie is gedeponeerd. Parallelimport is dan alleen nog toegestaan tussen de lidstaten van de Unie”.

Volgens De Ranitz liggen er al ettelijke tientallen dagvaardingen klaar, die na Nieuwjaar meteen zullen worden betekend. In een recente procedure van een Amerikaanse kledingfabrikant tegen een Nederlandse importeur bepaalde de rechter niet tot een verbod over te kunnen gaan omdat de nieuwe regeling nog niet van kracht was en het geldende Benelux-merkenrecht niet voorziet in een verbod op deze import. Per 1 januari is dat dus wel het geval.

Volgend jaar bestaat een aantal nieuwe mogelijkheden van merkbescherming. Het wordt dan mogelijk om een merk voor de gehele Europese Unie te deponeren. Tot nu toe kan de merkhouder zich door middel van een vrij eenvoudig depot in het Benelux-merkenregister verzekeren van bescherming, zodat een concurrent geen misbruik kan maken van het merk. Als ondernemingen ook handel buiten de Benelux bedrijven, is het op grond van de Overeenkomst van Madrid van 1891 mogelijk een internationale inschrijving te doen voor een groot aantal Europese landen. 'Madrid' geldt ook voor voormalige Oostbloklanden en landen buiten Europa, maar niet voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Griekenland. Daar is een onderneming tot nu toe aangewezen op nationale depots. Naast die Overeenkomst van Madrid komt er volgend jaar een tweede mogelijkheid voor een gebundelde aanvraag in de genoemde landen, maar ook in Canada, Japan, Australie en wellicht de Verenigde Staten.

“Het Benelux-merkenrecht, dat voor een deel opgaat in de Europese regelgeving, wordt volgend jaar bovendien op een aantal punten aanzienlijk gewijzigd”, zegt merkenexpert mr. P.P.J.M. Verhaag van Arnold en Siedsma. “Nu is de situatie nog tamelijk simpel. Als je je merk wilt beschermen, moet je het deponeren bij het Benelux-merkenbureau. Voor 1987 kon dat alleen voor waren, sindsdien ook voor diensten. Logo's van ministeries bijvoorbeeld zijn nu allemaal gedeponeerde merken. In de praktijk heb je sterke en zwakke merken. Een hoofdmerk, de handelsnaam van een bedrijf - noem Philips - is sterk. De drie strepen van Adidas is een merk, de bekende Burberrys-ruit, het blauw van Camping Gaz en het geel van Zwitsal ook. Maar op een gegeven moment komt de rechter eraan te pas om uit te maken of de concurrent zo dicht bij het merk in de buurt is gekomen, dat sprake is van werkelijke inbreuk. Dat wordt dus beoordeeld door de negentien arrondissementsrechtbanken”, zegt Verhaag.

Fabrikanten kunnen hun merk inschrijven in een of meer van de 42 klassen die het merkenrecht kent. Gucci bijvoorbeeld kent inschrijvingen voor parfum, kleding en lederwaren. Komt een andere fabrikant met schroevedraaiers op de markt onder diezelfde naam, dan is er niets aan de hand, tenzij het eerder ingeschreven Gucci bezwaar maakt en kan aantonen dat het schade lijdt van de nieuwkomer, ook al opereert deze in een heel andere klasse. Een voorbeeld daarvan is Claeryn, een jenevermerk dat met lede ogen het schoonmaakmiddel Klarein op de markt zag verschijnen. Hoewel sprake is van twee totaal verschillende klassen, kon Claeryn de rechter ervan overtuigen dat de jeneverklant stellig een zeepsopsmaak in de mond zou krijgen bij het zien van een fles Claeryn en dus een andere borrel zou kiezen.

Verhaag: “In de toekomst zal de merkhouder onder het gewijzigde merkenrecht wel moeten aantonen dat zijn merk een bepaalde reputatie heeft opgebouwd. Dat is in het geval van Claeryn geen probleem, maar het had ook om een volslagen onbekend jeneverstokertje kunnen gaan. In de toekomst komt de zaak dan anders te liggen.”

Wat vanaf volgend jaar volgens hem niet langer onmogelijk is, is dat het merkenbureau een naam weigert. “Dat kan bijvoorbeeld als een merk misleidend of te beschrijvend is. Het merk 'Brommer' voor een bromfiets is te beschrijvend en kan daarom worden geweigerd. Het merk 'Stoel' voor een zitmeubel vormt een zelfde geval. Het merk 'Euro' kan worden geweigerd omdat het niet onderscheidend genoeg meer is. Er zijn al zoveel 'Euro'-merken.”

Een andere wijziging geldt de termijnen. Onder de huidige wet vervalt het merkrecht als het merk niet binnen drie jaar na depot gebruikt is. Dat wordt vanaf 1 januari vijf jaar. Het wordt ook mogelijk door hernieuwd gebruik een merkrecht te laten herleven. Dat kon tot nu toe niet.

De straffen op merkinbreuk worden vanaf volgend jaar aanmerkelijk strenger. Behalve schadevergoeding kan de merkhouder ook eisen dat de inbreukmaker zijn door inbreuk verkregen winst afdraagt. De produkten waarmee merkinbreuk wordt gepleegd kan hij bovendien als zijn eigendom vorderen, laten vernietigen of onbruikbaar laten maken.

“Nieuw is ook”, zegt Verhaag, “dat, als een merkhouder vijf jaar of langer een overeenstemmend merk op de markt tolereert, hij het recht verliest daartegen op te treden.”

Een fabrikant die volgend jaar door middel van een procedure een merkinschrijving voor de gehele Europese Unie wil moet daarvoor naar het Europese Merkenbureau in het Spaanse Alicante, waar Arnold en Siedsma in januari een kantoor opent. Het bureau, dat aan Spanje werd toegewezen toen Nederland druk in de race was voor de Europese Bank, is door Madrid in Alicante gevestigd om de economische bedrijvigheid in het gebied wat aan te vuren.

Zodra iemand in Alicante een merk deponeert, worden de nationale merkenregisters geraadpleegd. Verhaag: “Het kan dan zijn dat op grond van een ambtelijke beslissing het merk wordt geweigerd wegens misleidendheid, onvoldoende onderscheidend vermogen, etcetera. Daartegen kan oppositie worden gevoerd en eventueel vervolgens beroep worden ingesteld. De vrees bestaat voor - wat ik even noem - die onbekende producent in het noorden van Griekenland, die ineens een spaak in het wiel steekt bij een grote onderneming, maar op zichzelf niets voorstelt. Ik ben daar echter niet zo bang voor. De nieuwe regeling bepaalt immers dat de verliezende partij in zo'n procedure opdraait voor vrijwel alle kosten. En dat is niet gering als de partijen daarvoor naar Alicante moeten. Een bedrijf dat zijn risico in die wetenschap goed inschat, moet dus wel serieus zijn.”