Snel een merk registreren

“De Body Shop trekt zich terug uit Israel”, meldde NRC Handelsblad in april van dit jaar. De Body Shop, een bedrijf dat gespecialiseerd is in milieuvriendelijke verzorgingsprodukten, had daartoe besloten omdat een Israelische onderneming dezelfde naam en nagenoeg hetzelfde logo in Israel als merk had geregistreerd. De Body Shop had blijkbaar geen zin in jarenlange kostbare juridische procedures om het gebruik van zijn eigen naam af te dwingen.

“McDonald's mag in Zuid Afrika eigen naam niet voeren” konden we een paar weken geleden lezen op de economiepagina van de Volkskrant. Reden: een sluwe zakenman was de Amerikaanse hamburgerkoning voorgeweest met registratie van het merk McDonald's in Zuid-Afrika. McDonald's overweegt juridische stappen, aldus de Volkskrant.

Het komt steeds vaker voor: handige jongens die merken van buitenlandse bedrijven op eigen naam deponeren met als enig doel er een financieel slaatje uit te slaan. Betalen en anders kom je er niet in, is de opstelling. Typisch iets voor het buitenland? Nee, ook in de Benelux kennen we dit soort praktijken.

BEN & JERRY'S is een Amerikaans ijsmerk. De merknaam wordt gebruikt door BEN & JERRY'S HOMEMADE Inc., een bedrijf dat is opgericht in 1978 door twee voormalige hippies, Ben Cohen en Jerry Greenfield. In een periode van vijftien jaar is BEN & JERRY'S explosief gegroeid, van één enkele eenvoudige ijssalon tot een internationaal opererend ijsconcern. In Amerika geniet het merk BEN & JERRY'S dan ook grote bekendheid. Het is, na Häagen Dazs, thans de nummer twee van de Verenigde Staten met een jaaromzet van meer dan 300 miljoen gulden.

Als het Amerikaanse bedrijf voorbereidingen treft om BEN & JERRY'S, na Rusland en Engeland, ook in de Benelux te introduceren, stuit het op de Britse onderneming Mayfair Projects. Mayfair heeft in 1994 in de Benelux een merkregistratie verricht voor het merk BEN & JERRY, ook voor ijs. Kom maar binnen, zegt Mayfair gastvrij, maar dan wel eerst betalen.

De Amerikanen blijken hun geld echter liever uit te geven aan een juridische procedure dan aan een afkoopsom voor Mayfair en spannen een rechtszaak aan. Zij eisen dat de merkregistratie van Mayfair onmiddellijk nietig wordt verklaard en dat het Mayfair verboden wordt verder gebruik te maken van de merknaam BEN & JERRY.

Tijdens de procedure wordt duidelijk dat de directeur van Mayfair, een ex-piloot die zichzelf thans trademark-broker noemt, wel vaker merken van anderen op eigen naam deponeert. “Om de merken in reserve te houden met als doel ze aan geïnteresseerde ondernemingen te verkopen”, zoals de rechter dat zo mooi omschrijft.

“In 1993 heeft Mayfair bijvoorbeeld een merkdepot voor de naam ARBY'S verricht”, vertelt mr. T. Cohen Jehoram, advocaat van BEN & JERRY'S. “Toen de echte ARBY'S, een Amerikaanse fastfoodketen die thuishoort in het rijtje McDonald's, Burger King en Pizza Hut, vestigingen begon te openen in Nederland en België, hield de directeur van Mayfair glimlachend zijn hand op. Uiteindelijk betaalde het Amerikaanse bedrijf hem duizenden dollars voor de overdracht van de registratie”, aldus Cohen Jehoram. Op dit moment schijnt de trademark-broker nog wat snelgroeiende merken 'in reserve' te hebben, zoals het merk OXYFRESH, een bekende Amerikaanse mondverfrisser, en FOSSIL, een trendy Amerikaans merk voor kleding en horloges.

Uiteindelijk oordeelt de rechter dat Mayfair bewust de belangen van BEN & JERRY'S heeft willen aantasten. Er is sprake van een depot te kwader trouw, aldus de rechter. Immers, ondanks het feit dat het merk BEN & JERRY'S niet over de hele wereld bekend is en Mayfair geen zakelijke relatie met de ijsfabrikant onderhield, moet Mayfair het gebruik van het merk BEN & JERRY'S buiten de Benelux gekend hebben. De rechter noemt dit dan ook bij uitstek een voorbeeld van misbruik van ons registratiesysteem, dat werkt volgens het principe die het eerst komt, het eerst maalt. En omdat een te kwader trouw verricht depot nietig is, beveelt de rechter doorhaling van het merk.

De uitspraak is ongetwijfeld een zware tegenslag voor alle handige trademark-brokers van het kaliber Mayfair. Zij zullen zich voortaan wel tweemaal bedenken voor zij het op een procedure tegen de echte eigenaar van het merk laten aankomen.